一味追求大的保护范围而忽视修改空间,是许多申请人专利申请文件撰写中的常见问题。对此,医晋通编译认为,应确定适当的保护范围和保留一定的修改空间。根据专利法中的规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。权利要求中记载的所有技术特征是确定专利权保护范围的基础,也是侵权判定的基础。也就是说,如果他人实施的技术方案落在了该权利要求文字确定的保护范围之内就构成了侵权行为。
此外,由于在侵权判断的实践中,一般不会过分地拘泥于权利要求的文字,在大多数情况下还会较大地扩展权利要求的内容所表达的保护范围,对于存在某些差别的技术方案也会进一步判断这些差别是否在等同范围之内,也就是常说的等同侵权的判断。因此,一个权利要求的实际保护范围包括权利要求中明确记载的必要技术特征所确定的范围,以及与该权利要求中必要技术特征相等同的特征所确定的范围。同时,审查员在专利审批过程中所起的作用一般是限制权利要求的保护范围,而不是扩大其保护范围。所以,申请人为了获取更大的保护,将独立权利要求确定为大范围后,就不再重视从属权利要求,以致在审查过程中为了克服新颖性和创造性的问题不得不将保护范围缩小到说明书中的具体实施方式,造成大部分权益的丧失。
的确,对于保护范围小的权利要求,他人很容易规避,使得专利权人的专利权得不到有效保护。但是,考虑到对权利要求的修改而涉及的禁止反悔原则,专利申请撰写的保护范围也并非越大越好。根据专利侵权程序中的禁止反悔原则,专利申请人、专利权人在专利确权程序中所作的放弃性修改或者意见陈述,在专利侵权诉讼程序中不得再进行权利主张。也就是说,禁止将在审批过程中通过修改或意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围之内的内容重新囊括到专利权保护范围之内。
比如,申请人为了克服独立权利要求的创造性等实质性缺陷,经常需要把原来的大范围A缩小成说明书中记载的具体实施方式,或者原有从属权利要求的小范围B。这不仅意味着申请人放弃了范围A和B之间的技术方案,按照司法程序中等同侵权判定的原则,也意味着申请人被迫放弃了与范围A和B之间差额部分相关的等同技术方案。在今后的侵权诉讼中,专利权人就不能再主张获得范围A和B之间差额部分的权益及其等同权益。反之,如果专利权人原始提交的权利要求主张的保护范围就是小范围B,而在授权后还有可能针对A和B之间的某些差额部分主张等同侵权。可见,由于撰写的差别,最初主张的范围小,最后在侵权诉讼时实际覆盖的范围反而更大了。
因此,在撰写申请文件时,要根据研究成果和商业价值确定合理的保护范围,不能一味的追求宽泛的保护范围。当然,在撰写的一开始就要求确定一个准确合理的保护范围对于申请人来说具有一定的难度,为了弥补由于撰写带来的疏漏,申请人需要在说明书或者从属权项中留下充分的修改空间。例如,根据发明创造的技术内容概括出一系列保护范围递减的权项,以保证在大范围的权项没有授权前景,或者在今后的无效宣告程序中,还可以退到范围次小的一些权项,避免因为禁止反悔原则而放弃过多的权益。也就是说,权利要求的保护范围应当从大到小、从一般到具体,并且包括多种技术方案的组合。
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